Алгоритм регистрации товарного знака

Товарный знак — это средство индивидуализации товаров и услуг, позволяющее отличать Вашу компанию от компании-конкурента по буквенному сочетанию в виде названия на сайте, вывески офиса или магазина, страницах в социальных сетях. Есть товарные знаки, представленные графическим изображением, и в большинстве случаев комбинированный товарный знак сочетает в себе графическое изображение и название. Именно по этим сведениям покупатели ассоциируют компанию с выбираемым товаром или услугой.

Процедура регистрации товарного знака осуществляется в Роспатенте, но прежде чем направлять документы в патентное ведомство, требуется провести проверку товарного знака на патентопригодность. По официальным базам ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) проводится платный поиск и сравнение Вашего товарного знака с имеющимися другими зарегистрированными товарными знаками и поданными на регистрацию заявками в аналогичной и смежных сферах деятельности. Специалисты Роспатента сравнивают товарные знаки по буквенному сочетанию, графическому изображению (логотип), смыслу. Ежегодно подается свыше 60 000 заявок на регистрацию товарного знака, поэтому найти уникальный знак совсем не просто. Есть такое понятие как «схожий до степени смешения». Это означает, что знак похож с другим противопоставляемым знаком, и при аналогичных товарах и услугах потребитель может их спутать. Например, разница в одну-две буквы — Adidas и Abibas. Очевидно, что второй вариант — подражание первому. Или пример с изображением: представьте, что компания, производящая компьютерную технику, на своих гаджетах разместит изображение надкушенной груши. Это напоминает общеизвестный логотип компании Apple. По смыслу, сравнивая, можно сопоставить слова между русским и другими языками. Cлово Strand в переводе с немецкого языка означает «пляж» и поэтому второму знаку «Пляж» могут отказать в регистрации из-за первого, так как два одинаковых знака используются в аналогичных сферах деятельности. Также проверка проводится по написанию, т. е., например, тот же Adidas, если написать на кириллице, иероглифами, арабскими буквами — не даёт права считать, что это новый знак и в регистрации его будет отказано.

Помимо схожих есть ещё тождественные знаки — это относится к противопоставляемым знакам, которые идентичны. Например, два знака с одинаковым названием Good day, но разным шрифтом и цветом являются тождественными. И даже если к названию прибавить символы в виде знаков препинания, хэштега и прочих символов — это не повысит уникальность знака, т. к. подобные символы не имеют различительной способности. Пример: бренд «Тульский пряник +» является плагиатом товарного знака «Тульский пряник» без плюса.

Когда сравнительный анализ завершён, в подготовленном отчёте отображены противопоставляемые товарные знаки и поданные на регистрацию заявки, каким компаниям принадлежат знаки, юридические адреса организаций; если документы не сами подавали, то кто представитель; дата получения приоритета, окончание срока действия товарных знаков, было ли продление действия знака, отчуждался ли знак, передано ли право пользования знаком другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и т. д.

Исходя из отчёта понятно, насколько высока вероятность зарегистрировать знак. Если есть тождественные знаки, то возможно потребуется знак доработать. Например, если есть компания с таким же буквенным обозначением, то можно дополнить словом или словесным элементом. На добавление к основным словам дополнительных предприниматели реагируют чаще неодобрительно, т. к. может поменяться первоначально заложенный смысл.

И напротив, если организация занята в сфере искусства, организует выставки, то добавлять к названию словесные элементы «арт», design, gallery не целесообразно, т. к. для данной сферы эти слова часто употребимы самостоятельно или в составе других слов. И так в каждой сфере найдутся свои элементы, которые, скорее всего, будут неохраняемыми, а значит, могут использоваться другими компаниями в своём названии. Тогда выходом из ситуации является добавление логотипа. Даже если уже имеется графическое изображение, можно увеличить его и уменьшить словесную часть в соотношении 65/35. Считается, что потребитель отличит одинаковые по названию бренды по логотипу, принимающему на себя большее внимание.

В некоторых случаях возможно исключить виды деятельности или товары из класса. Большинство видов деятельности и товаров распределены по группам, каждая из которых принадлежит к определенному классу. Всего в Международной классификации товаров и услуг – сокращенно МКТУ — существует 45 классов. В классы с 1 по 34 включены товары, а в классах с 35 по 45 представлены услуги. В состав одного класса входит большой перечень услуг или товаров, некоторыми из них предприниматель никогда не занимался и не планирует. Например, в 43 класс одновременно включена деятельность по приготовлению еды в заведениях общественного питания, доставка еды и предоставление временного проживания. И в ходе проверки выясняется, что есть хостел, который имеет подобное название, тоже относится к 43 классу, но приготовлением еды и её доставкой в действительности не занимается. В этом случае из общего 43 класса можно вычленить специализацию, связанную с общественным питанием, и не претендовать на размещение постояльцев, если в действительности компания этих услуг не оказывает и не планирует в будущем. Это позволит не конкурировать с руководством хостела за данный товарный знак и зарегистрировать его без письменных разъяснений ситуации сотруднику Роспатента.

Часто бывают случаи, когда предприниматели никак не хотят менять свой знак, планируют регистрировать его каким он есть, зная о возможном риске отказа в регистрации. Обычно это связано с укоренившимся среди контрагентов и потребителей названием, и изменение или его потеря грозит подрывом репутации, а развитие нового бренда расценивается как формирование имени компании с самого начала.

Ещё одним основополагающим фактором является определение классов МКТУ и их количества. Стоит продумать потенциальные направления деятельности. Например, Вы производитель профессионального оборудования для заведений общественного питания. Производство входит в данном случае преимущественно в 11 класс МКТУ. Когда Вы рекламируете и продаёте оборудование, и в целом ведёте бизнес — это уже 35 класс. Помимо этого могут понадобиться несколько однородных классов, включающие производство запчастей для этого оборудования. Это Ваши текущие направления деятельности, но при успешном развитии бизнеса Вы обдумываете идею открыть кафе — 43 класс — или производить конкретный продукт питания — класс в зависимости от продукта. Если вкупе с текущими направлениями деятельности подать на регистрацию знак с потенциально интересными классами, то Вы имеете право под этим знаком осуществлять свою дополнительную деятельность в будущем.

Но представим ситуацию, где Вы не подали дополнительные классы на регистрацию и спустя 5 лет решились открыть кафе. В этом случае проводится вновь проверка знака, и есть риск, что в новых классах это обозначение будет занято другой организацией. Тогда надо обдумывать, как можно или вычленить из классов производство и продажу конкретной продукции или обращаться за письмом-согласием к правообладателю уже зарегистрированного знака. Есть вариант зарегистрировать другой товарный знак. Но при регистрации прежнего или нового знака в любом случае придётся потратить время, средства и пройти процедуру заново. Чтобы избежать подобной ситуации, гораздо прагматичнее изначально подать на регистрацию потенциальные классы.

Важный нюанс: если в течение трёх лет не вести деятельность и спустя время появится претендент на товарный знак в Ваших невостребованных направлениях — он может обратиться в суд и в неиспользуемых классах отсудить  право на регистрацию такого же товарного знак. Не обязательно, что будет такой исход событий, но вероятность такую необходимо держать в уме.

Итак, когда руководство организации определилось с названием, графическим изображением, классами МКТУ и их специализацией, тогда можно определяться с вариантом подачи логотипа. В заявке на регистрацию указывается в цветном или чёрно-белом варианте регистрируется знак. Если в цветном, то заявленные цвета и оттенки будут использоваться этим предпринимателем на протяжении всего десятилетнего срока действия знака. Чёрно-белый вариант даёт возможность использовать в дальнейшем всю цветовую палитру.

После определения выбора цвета формируется пакет документов. С его перечнем можно ознакомиться и скачать шаблоны на сайте Роспатента. После их заполнения документы подаются на регистрацию в Роспатент. Данную процедуру возможно провести самостоятельно, но зачастую лично руководители подобные процессы не осуществляют, а в штате юристы с опытом работы в сфере интеллектуальной собственности бывают редко. Поэтому патентные организации комплексно оказывают процедуру: проводят проверку знака, уточняют все выше изложенные детали, готовят документы и по доверенности подают в патентное ведомство, при необходимости отвечают на письма из Роспатента и в результате передают заявителю свидетельство на товарный знак.

С даты принятия документов товарному знаку присваивается дата приоритета и из Роспатента на указанную электронную почту заявителя приходит уведомление, подтверждающее факт получения документов на конкретную дату. Это первый официальный результат. С этого момента товарный знак «бронируется», и это препятствует другим знакам в регистрации. Логика проста: первый поданный знак является уникальным, второй схожий в такой же или смежных сферах деятельности должен иметь отличия. Третьему будет уже сложнее зарегистрировать знак без каких-то аргументаций специалисту Роспатента, и, чтобы зарегистрировать другие схожие знаки, надо будет изощряться в графике и словосочетаниях.

Далее процедура проходит несколько этапов. Первый — формальная экспертиза пакета документов, затем экспертиза по существу, где сравнивается уже сам знак. С момента подачи документов в течение двух месяцев заявитель должен оплатить государственную пошлину в размере 2 450 рублей за формальную экспертизу и 8 050 рублей за экспертизу по существу. Эти суммы учитывают скидку 30 %, которую предоставляет государство за подачу документов в электронном виде. В стоимость госпошлины включены 5 классов МКТУ, при регистрации сверх пятого дополнительных классов за каждый вносится 1 750 рублей. Всё очень индивидуально, но зачастую как раз 5 направлений деятельности достаточно предпринимателям.

Если в течение двух месяцев заявитель не оплатил государственную пошлину, на него налагается штраф — помимо пошлины оплачивается ещё 50% от её суммы.

Если специалист Роспатента одобрил знак, вносится вторая часть государственной пошлины, которая состоит из 11 200 рублей за регистрацию знака и 1 400 рублей за получение свидетельства в бумажном виде.

Итого вся сумма госпошлины за 5 классов МКТУ включительно составляет 23 100 рублей с учётом скидки 30% за подачу документов в электронном виде.

Бывают случаи, когда организация ведёт многопрофильную деятельность или перестраховывается и планирует в будущем расширить спектр предоставляемых товаров и услуг. Для этого регистрируется знак во всех 45 классах МКТУ. Стоимость регистрации в этом случае составляет 155 100 рублей с учётом скидки 30%.

Вся процедура регистрации знака может длиться от 6 до 12 месяцев, но на практике большинство заявителей получают свидетельство на товарный знак за 6-9 месяцев.

Продление процедуры регистрации возможно в случае направления уведомления специалистом Роспатента — предварительный отказ. Понять вероятность отказа удаётся на первоначальном этапе при проведении проверки знака, возможные риски фиксируются в отчёте и должны быть озвучены заявителю на консультации. На предварительный отказ требуется в письменном виде аргументированно ответить, почему необходимо зарегистрировать товарный знак без изменений в выбранных классах МКТУ. Если убедить удалось — знак одобряют для регистрации, если нет, то, к сожалению, даётся одна попытка на контраргументы. Далее следует окончательный отказ, и без внесения серьёзных корректив подавать этот знак заново не целесообразно. С учётом рекомендаций, изложенных специалистом Роспатента, знак дорабатывают в словесной, графической части или вовсе создают иной товарный знак.

В любом случае отправлять возражения на предварительный отказ должен патентный поверенный. Это специалист с юридическим образованием, опытом работы в сфере интеллектуальной собственности, успешно сдавший экзамен на присвоение статуса патентного поверенного в Роспатенте и имеющий отличную профессиональную репутацию.

При привлечении патентного поверенного за ответ на предварительный отказ к изложенным выше издержкам добавляется отдельная оплата его работы. Стоимость услуг поверенного варьируется в пределах 20 000-25 000 рублей.

Подытоживая, можно выделить особенно важные этапы для успешной регистрации знака: обязательная проверка товарного знака, как по зарегистрированным знакам, так и по поданным заявкам; соблюдение рекомендаций специалиста по защите интеллектуальной собственности, если требуется доработка знака; в случае получения предварительного отказа — содействие патентного поверенного.

Когда вся процедура закончилась и свидетельство на зарегистрированный товарный знак получено, это даёт предпринимателю ряд преимуществ.

1. Первым является монополизация названия в выбранной сфере.
2. Ликвидация доменов-дублей. Пользователи используют чаще всего доменные зоны ru, com, su, org и т. д., а их насчитывается более четырёхсот. Если название доменного имени частично или полностью дублирует товарный знак, то правообладатель знака вправе потребовать заблокировать домен.
3. Инвесторы обращают внимание на наличие зарегистрированного товарного знака, т. к. если компания оплатила государственную пошлину и получила через несколько месяцев свидетельство на товарный знак — это показатель долгосрочных и амбициозных планов.
4. Можно получить дополнительную прибыль, передав право пользования товарным знаком другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, и оно, в зависимости от условий договора, будет выплачивать ежемесячную или ежеквартальную сумму за пользование брендом.
5. Возможно оценить товарный знак, поставить на баланс компании и её стоимость существенно возрастёт.
6. Поставленный на баланс организации товарный знак является нематериальным активом, который можно заложить в банке для получения кредитных средств.
7. Возможно пресечь неправомерные действия компаний-подражателей и получить компенсацию в случае нарушения Ваших интеллектуальных прав. По статье 1515 ГК «Ответственность за незаконное использование товарного знака» при использовании чужого знака налагается штраф в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.
8. Отличным механизмом защиты является возможность подать в таможенный орган (Федеральный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности) письмо с перечнем товаров, на который распространяется действие зарегистрированного товарного знака. В случае попытки провоза контрафактной продукции, таможенная служба задержит нарушителя, оповестит Вас об инциденте, и Вы сможете способствовать ликвидации товаров нарушителя и взыскание с него денежных средств.
9. Регистрация знака необходима при продаже товаров на маркетплейсах, для размещения вывески на иностранном языке — арендодатели себя порой подстраховывают, поэтому при предоставлении торговых площадей зачастую требуют или заявку на регистрацию знака, или свидетельство на зарегистрированный товарный знак во избежание юридических разногласий.
10. Можно снизить налоговую нагрузку, передав права пользования знаком ИП: нет необходимости платить 32% страховых взносов, 13% налог на прибыль и снижается с 20% подоходный налог.
11. Для масштабирования бизнеса через франшизу зарегистрированный товарный знак является обязательным условием.

В законодательстве нет прямого указания на обязательную регистрацию товарного знака, но исходя из довода, что в процессе ведения предпринимательской деятельности Ваши права на интеллектуальную собственность могут нарушать или Вы можете нарушаете чьи-то права, а за этим следуют последствия в виде ограничений на ряд юридических и предпринимательских действий, целесообразно один раз на десятилетний период провести законную процедуру и воспользоваться товарным знаком в качестве инструмента для достижения коммерческих целей.